進步性的答辯方向（一）

進步性的答辯方向（一）

此連結為ksr判例後進步性判斷之教育訓練的講義，可以參考看看，內容提供了一些將來進行進步性答辯時，可以參考的答辯方向。

有利的答辯方向：
請求項仍可被准允專利，因為：
（一）存在不足夠的事實；或由申請人所提供之具說服力的說明，此說明係能夠否定所發現之事實的至少其一。
（二）存在二次考量，例如商業成功、長期的需求及不可預期的效果。
（三）所請的元件不能被已知的方法組合。
（四）所請的多數元件不單僅執行每一元件個別所執行的功能。


關於第一點，審查員考慮方向：
※請求項是否被給與了它們的最大合理解釋？[說明書中]是否存在有特定的定義？
※檢索是否值得信賴？你是否單僅為一個缺少的特點進行檢索？
※參考文獻是否已被適當地解釋及考慮，用以得到[此組合為]常識的結論，以及此些參考文獻教導了此行業者什麼知識？

心得：
1、向審查員解釋請求項用語的定義相異於參考文獻的用語。
2、檢查是否有一參考文獻僅揭示請求項中的一個元件，並進行[……我還沒想到的答辯方向……]。

關於第二點：
※於KSR中的基本理由係依賴可預期的結果及可預想的成功，二次考量可以用來討論此等。關於評估二次考量之說服性的提示，請參考MPEP 716至716.04，以及132宣誓書的部分）。

關於第三點：
※例如，由於技術上的困難。[應留意]這不同於因缺少動機而不會想到將所請元件加以組合。
※能夠適用關於“相反教示”及“破壞了教示”的論點，但應小心。請參照MPEP 2145 Section X. D. “References Teach Away from the Invention or Render Prior Art Unsatisfactory for Intended Purpose”；以及MPEP 2141.02 與2143.01。
※能夠適用關於“後見之明”的論點，但應小心。請參照MPEP 2145 Section X. A. “Impermissible Hindsight”。 後見之明的論點需克服所發現的事實及說明於基本理由的結論。
※能夠適用關於“可預期的成功”的論點，但應小心。請參照MPEP 2143.02 “Reasonable Expectation of Success is Required”。於電子案中可能性較稀少。


另外，於該講義中還說明了部分不太可能成功的答辯方向，答辯時可避免僅考慮該些答辯方式：
※申請人單僅陳述或爭論：智財局沒有確立進步性的初步表面證據；智財局所依賴的常識沒有文件證據的支持。單僅是此些陳述或爭論不被認為是實質且適足的反證理由；或不被認為是對於拒絕理由之有效的反駁（參考37 CFR 1.111(b)）。